【要旨】

外观设计侵权判定必须考虑产品类别，根源于外观设计必须依附于产品。在确定外观设计类别时，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等。另外，基于专利权的公示性考虑，也为了体现专利的保护范围与创新程度相称的原则，对于撰写错误的外观设计产品名称和简要说明，应当严格按照字面含义确定该外观设计的产品类别。只有当一般消费者能够从附图、名称、简要说明等信息，可以对使用外观设计的产品类别得出具体、确定、唯一的解释时，才应当根据该解释确定产品类别。

第一节 【相关法律】

（一）法律

《中华人民共和国专利法（2020）》第64条第2款规定：

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（2009）》第八条:

在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（2009）》第九条:

人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

《专利审查指南2010（2019年修订）》第四部分第五章第5.1节规定：

在确定产品的种类时，可以参考产品的名称、国际外观设计分类以及产品销售时的货架分类位置，但是应当以产品的用途是否相同为准。相同种类产品是指用途完全相同的产品。例如机械表和电子表尽管内部结构不同，但是它们的用途是相同的，所以属于相同种类的产品。

相近种类的产品是指用途相近的产品。例如，玩具和小摆设的用途是相近的，两者属于相近种类的产品。

（二）法理

与《商标法》直接规定侵权判定需要考虑产品类别不同，《专利法》并没有明确外观设计专利侵权判定中的产品类别问题。但作为行政部门规章的《专利审查指南》早就针对产品种类问题作出了规定，例如《专利审查指南（2006）》针对如何确定产品的种类的规定就与《专利审查指南2010（2019年修订）》基本相同。在司法领域，直到《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（2009）》才明确规定了外观设计侵权判定需要考虑产品类别，以及如何认定产品种类是否相同或者相近的问题。从字面上讲，该解释的表述方式与《商标法》第57条基本相同，既要求外观设计专利产品的种类相同或者相近，也要求与授权外观设计相同或者近似的。但具体适用标准明显不同，相较于商标法针对产品的分类，外观设计针对产品的分类要宽泛得多。

外观设计侵权判定必须考虑产品类别，根源于外观设计必须依附于产品，而产品是有类别的。从这个意义上讲，专利法第64条第2款已经隐含有外观设计专利的保护需要考虑产品类别的要求，因为“表示在图片或者照片中的该产品”应当是某个具体产品，而具体产品当然是有类别的。

第二节 【亲办案件】

（一）基本案情

涉案专利

外观设计专利号为ZL201830333506.3、名称为“电箱（29B）”。该专利于2018年6月26日申请，并于2018年11月23日获得授权。国家知识产权局出具的外观设计专利权评价报告的结论为：全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

涉案专利的立体图

被诉产品

产品型号P20，产品标签显示名称为“BLUETOOTH AUDIO AMP”（中文译名：蓝牙音频放大器，简称“蓝牙功放”）

2020年08月05日，原告深圳JLM公司向深圳市中级人民法院诉称，被告深圳WT公司、深圳HD公司未经许可共同制造、销售的前述被诉产品与涉案专利相同，侵害其外观设计专利权，并向两被告主张100万元的赔偿，以及合理维权开支31552元。

我们作为两被告的诉讼代理人参加诉讼，认为被诉产品与涉案专利相比，虽然外观设计相同，但两者的产品类别不同，没有落入涉案外观设计专利权的保护范围。在本案审理过程中，经深圳市中级人民法院主持调解，双方最终达成和解协议。

（二）办案思路

强调专利权的公示性，从被诉产品与涉案专利的产品类别差异进行不侵权抗辩。

由于从图片来看，被诉产品的外观与涉案专利完全相同，因此，本案的不侵权抗辩方向只能是证明两者用途不同，两者既不属于相同种类产品也不属于相近种类产品。因此，可参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条的规定，从使用涉案外观设计的产品名称、涉案外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等方面，来论述被诉产品和涉案专利在用途上的不同，并进而得出两者类别既不相同也不相近的结论。

（三）法庭攻防

1.被告认为，按照前述司法解释，被诉产品的外观与涉案专利的类别既不相同也不相近，没有落入涉案专利权的保护范围

被告方结合证据和司法解释，从八个方面进行论述：

首先，从技术领域看，涉案专利的名称是“电箱（29B）”，属于电力输送技术领域，用于发电、配电和变电。而被诉产品为“蓝牙功放”，属于通信领域，用于连接手机蓝牙，将手机中的音频数据导入并通过功放来驱动扬声器。

其次，涉案专利的简要说明记载“本外观设计产品用于控制电路”，可见涉案专利是用于电力传输过程中的通断、配送、变压等方面的控制。而被诉产品用于数据传输，具体是用于连接手机蓝牙，将手机中的音频数据导入，再通过功放来驱动扬声器，两者用途明显不同。

第三，从《国际外观设计分类表》来看，涉案专利属于“13-03”类，按照《国际外观设计分类表》第160页记载，第13类：

“（a）仅包括发电、配电或变电的设备。（b）也包括电动机。”

而被诉产品是“蓝牙功放”，按照《国际外观设计分类表》，属于“14-03”类的“通信设备、无线电遥控设备和无线电放大器”，两者连大类都不相同，用途更是相去甚远。

第四，从产品的功能和实际使用的情况来看，涉案专利的名称是“电箱（29B）”，其功能是在发电、配电和变电过程中，实现对电力输送过程的控制。而被诉产品属于通信领域，用于数据传输，其具体是功能连接手机蓝牙，将手机中的音频数据导入，再通过功放来驱动扬声器。

第五，从产品销售情况来看，涉案专利由于面向发电站、配电站等电力设施厂家，以及电力输送服务商。而被诉产品与卫浴设备配套使用，为浴缸、泳池提供背景音乐，销售途径完全不重叠。

第六，从公众对涉案专利的法律预期来看，涉案专利的保护范围也不包括蓝牙功放。根据国家知识产权局出示的《外观设计专利权评价报告》显示，审查员对专利进行检索时，所引用的对比文件都是发电、变电和配电的电箱，并未有任何一个涉及蓝牙或者功放领域的对比设计。据此可以证明，以审查员的专业程度，也不认为被诉侵权产品与涉案专利产品属于同一个种类。

第七，在原告取证过程中，买卖双方均称被诉侵权产品为“蓝牙”，并没有任何人称其为电箱；不能因为被诉侵权产品与音响配合使用，就认定被诉侵权产品为电箱。例如，与音响配合使用还可以是电脑、平板或者手机，但一般消费者均不会称呼电脑、平板或者手机为电箱。

第八，专利的保护范围需要与创新程度相匹配。在本案中，如果一个电箱专利可以扩大保护范围包括蓝牙功放，那么该涉案专利必定还可以保护电箱产品等，相当于一项创造获得多个种类产品的保护，不仅不公平，也势必侵害公共利益，损害专利保护的公示性，并且鼓励其他申请人对其产品名称和简要说明进行模糊化处理，以获得多个类别的保护。这将大大损害公共利益，因为公众不能准确得知该外观设计专利的实际应用场合，不仅损害专利产品的推广应用，也不利于公众对专利进行预警分析，并进而进行避让以免侵权。

2.原告则试图通过举证证明其实际生产的专利产品和被诉产品一致，从而证明被诉产品落入其专利权的保护范围

虽然原告庭后提交了包含其公司官方网站网页信息的公证书，网页上显示有其实际生产的产品图片和名称，试图证明其专利产品与被诉产品的用途具有一致性。但按照《中华人民共和国专利法》第64条第2款规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。因此，其网站信息虽然可以影响合议庭的心证，认为类别差异可能是由于原告方在申请专利时命名错误导致。但从涉案专利的公示性以及保护公众的信赖利益角度来看，不应当认为被诉产品落入涉案专利的保护范围。不仅因为个人控制的网站可以容易编辑，并且属于事后补充的证据，还因为专利权严肃的公示性不可轻易破坏。

（四）案件启示

本案涉案专利的名称很有可能确实是写错了，这给了被告主张不侵权抗辩的机会。因此，在越来越强调专利权公示性的情况下，专利申请文本的质量就很关键，为此提出以下建议：

第一，申请人在向专利代理机构提供外观设计的交底资料时，不能仅仅关注产品的各面视图，还应当有适当的文字说明，对产品的名称、用途、功能进行较为全面的说明，帮助代理机构理解产品的用途。

第二，专利代理师在提交专利申请文件时，应当准确描述使用外观设计的产品名称，必要时可对产品名称进行适当上位概括，考虑专利权稳定性问题以及创新程度，这种概括也不宜过宽。

第三，对于多用途外观设计专利申请，应当在简要说明当中列明这些用途。因为按照《专利审查指南》的规定，当产品具有多种用途时，如果其中部分用途相同，而其他用途不同，则二者应属于相近种类的产品。也就是说，当产品具有多个用途时，该外观设计专利是有可能获得一定程度跨类别保护的。

第四，专利权人在维权时，如果发现涉案专利的名称和简要说明与专利产品实际的类别和用途存在差异，也可以像本案原告那样通过证明其实际生产的专利产品的状况，来辅助解释专利权的保护范围。

第五，对于无效宣告请求人而言，进行专利检索时，可以放宽产品类别的限制，这样更有机会发现有力证据。

第三节 【案例观察】

案例1：弓箭国际与义乌市兰之韵玻璃工艺品厂侵害外观设计专利权纠纷再审案

最高人民法院（2012）民申字第54号民事裁定书

弓箭国际拥有一项外观设计专利，名称为“餐具用贴纸”，而被诉产品是杯子，其油墨图案与涉案专利的图案相同。最高人民法院认为，涉案专利产品是“餐具用贴纸”，其用途是美化和装饰餐具，而被诉侵权产品是杯子，其用途是存放饮料或食物等，不属于相同种类产品也不属于相近种类产品。因此，被诉侵权设计未落入涉案外观设计专利权保护范围^[1]。

案例2：食品包装罐（猪肉松）无效宣告案^[2]

国家知识产权局第3830号无效决定

涉案专利名称“食品包装罐（猪肉松）”，对比设计名称为罐贴(猪肉松)。专利复审委员会认为，经比较，虽然二者的外观设计分类号不同，但二者都具有对产品的标识和装潢作用，具有相近用途，属于类别相近的产品。

案例3：福建省晋江市青阳维多利食品有限公司因与漳州市越远食品有限公司侵害外观设计专利权纠纷再审案

最高人民法院(2013)民申字第1658号

涉案外观设计专利“工艺品（凤梨拼盘）”（专利号200630000974.6）与被诉侵权产品“旺来拼盘吸冻”同样具有装饰功能，两者种类相近。

案例4：感应垃圾桶（易拉罐）^[3]

国家知识产权局第15476号无效宣告请求审查决定

涉案专利名称“感应垃圾桶（易拉罐）”，对比设计名称为“易拉罐”。专利复审委员会认为二者的用途既不相同也不相近，因此，对比设计与涉案专利不属于相同或相近类别的产品。

注释：

[1]最高人民法院（2012）民申字第54号民事裁定书

[2]《专利复审委员会案例诠释—外观设计》，国家知识产权局专利复审委员会 编著，知识产权出版社，2009年版

[3]《外观设计专利无效宣告典型案例评析》，国家知识产权局专利复审委员会 编著，知识产权出版社，2013年版；（国家知识产权局第15476号无效宣告请求审查决定）

作者简介

左殿勇

德和衡深圳所高级联席合伙人

左殿勇，律师、专利代理师，高级联席合伙人。广东省律协专利法律专业委员会委员，深圳市律协专利法律专业委员会“优秀委员”。专注于专利侵权诉讼和专利无效宣告案件，具有十七年的专利侵权诉讼及专利代理经验，代理过400余件专利诉讼案件和专利无效宣告案件。承办案件曾荣获2018年、2021年、2022年三个年度的“深圳律师知识产权领域十大典型案例”，另有案件入选中国法院年度50件典型知识产权案例，以及广东高院发布的服务创新驱动发展十大典型案例。

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